제네릭사, ‘에소듀오’ 세 번째 특허 일부 무효화 성공

• 제뉴원사이언스, 특허 무효 심판서 일부인용·일부기각 심결
• 고용량 제품 제네릭 발매 위해선 추가 특허회피·무효화 필요

에소듀오 제품 사진.

[데일리팜=김진구 기자] 종근당의 위식도역류질환 복합제 에소듀오(에스오메프라졸+탄산수소나트륨) 특허 분쟁에서 제뉴원사이언스가 세 번째 특허를 일부 무효화하는 데 성공했다.

제네릭사들은 이미 앞선 특허 2건을 극복하면서 에소듀오 제네릭을 발매한 상태다. 여기에 종근당이 추가로 등록한 특허 2건 중 1건을 일부 무효화하면서 제뉴원사이언스는 고용량 에소듀오 제네릭 발매에 한 걸음 가까워졌다는 분석이다.

10일 제약업계에 따르면 특허심판원은 최근 제뉴원사이언스가 종근당을 상대로 제기한 에소듀오 제제특허에 대한 무효심판에서 '일부 인용, 일부 기각, 일부 각하' 심결을 내렸다.

표면적으로 제뉴원사이언스가 승리했지만, 완전한 승리는 아니라는 분석이다. 특허심판원이 특허 청구항 중 일부만 무효로 인정했기 때문에 관련 특허 자체가 완전히 무효화되진 않는다는 의미다.

이 특허는 에소듀오 고용량 제품 관련 특허다. 종근당은 에소듀오와 관련해 총 4개 특허를 등록해둔 상태다. 용량과 무관하게 모든 제품에 적용되는 특허 2건과 고용량 제품(40/800mg)에만 적용되는 특허 2건이다.

앞서 제네릭사들은 용량과 무관한 특허 2건의 회피에 성공한 바 있다. 씨티씨바이오와 제뉴원사이언스는 지난해 6월 2건의 특허심판에서 승리하면서 제네릭 발매 자격을 얻고, 9월 이후 잇달아 20/800mg 제네릭을 발매했다.

이와 관련한 특허심판이 진행되는 사이 종근당은 고용량 제품에 한정된 새로운 특허 2건을 추가로 등록했다.

제네릭사들은 고용량 에소듀오 제네릭을 발매하기 위해 새로 등록된 특허 2건을 추가로 극복해야 하는 상황에 처했다. 결국 제뉴원사이언스는 고용량 제품 관련 특허 2건에 무효심판을 신청, 이 가운데 1건에서 일부 승리하는 데 성공했다.

다만 특허 자체의 무효화에는 실패했기 때문에 상황이 다소 복잡해졌다.

제뉴원사이언스는 고용량 제품 제네릭 발매 자격을 얻기 위해 새로운 특허심판을 청구해야 하는 상황이다.

제약업계에선 제뉴원사이언스가 무효화에 실패한 청구항만을 타깃해 소극적 권리범위확인 심판을 청구할 수 있을것으로 전망한다. 특허 효력이 남은 청구항만 추가로 회피하는 전략이다.

이땐 에소듀오 고용량 제품과 다른 제제기술로 제품을 개발하고 생물학적 동등성을 입증해야 한다. 동시에 나머지 고용량 제품 특허 1건도 극복해야 제뉴원사이언스는 고용량 제품 제네릭 발매 자격을 얻는다.

이런 이유로 제약업계에선 종근당과 제뉴원사이언스간 고용량 에소듀오 특허를 둘러싼 분쟁이 한동안 지속될 것이란 전망이 나온다.

종근당은 지난 2018년 에소듀오를 발매했다. 기존 PPI 단일제의 단점을 제산제와 결합으로 보완했다. 식품의약품안전처에 따르면 지난해 에소듀오의 생산실적은 191억원이다. PPI(프로톤펌프억제제)+제산제 제품 가운데 가장 높은 실적이다. 용량별로는 20/800mg 저용량 제품이 144억원, 40/800mg 고용량 제품이 47억원이다.