시알리스 제네릭 상표권 막아낸 릴리, 심발타는 실패

• 다산메디켐 상표권 '심발세틴' 무효청구에 특판원 '기각'

릴리 항우울제 <심발타>

릴리가 자사 보유 오리지널약물과 비슷한 제네릭약물 상표권에 잇따라 무효청구를 제기해 올해 1승1패의 성적을 냈다.

지난 17일 특허심판원은 일라이릴리가 다산메디켐이 등록한 상표권 '심발세틴'이 무효라며 청구한 심판을 기각했다. 심발세틴은 다산메디켐이 지난해 4월 등록한 항우울제 '상표권'이다.

릴리의 오리지널약물인 심발타와 그 성분명 둘록세틴을 차용한 것으로 보이는 상표다. 릴리 측은 심발세틴이 심발타와 비슷해 혼동될 수 있다는 이유로 상표권 무효를 주장했으나 받아들이지 않았다.

최근 특허심판원은 이런 종류의 상표권 무효심판에서 대부분 제네릭사의 손을 들어주고 있다. 이들 약물들이 전문가인 의사에게 처방권이 있는 전문의약품이기 때문에 혼동될 염려가 적다는 이유에서다. 이번 심발세틴 무효심판에서도 비슷한 심결을 내린 것으로 관측된다.

심발세틴은 상표권만 등록해놓고 아직 허가받지 않은 약물이다. 이번 심결로 다산메디켐은 앞으로 항우울제 약물에서 이 상표권을 사용할 수 있게 됐다.

릴리는 이번 청구심판에서는 패소했지만, 지난 1월 시알리스 제네릭 상표권 무효심판에서는 이긴 적이 있다.

릴리는 영진약품이 보유한 씨알로신과 시알로신이 자사 오리지널약물 시알리스와 유사해 혼동을 일으키거나 수요자를 기만할 우려가 있다며 무효심판을 청구해 승소했다.

당시 특허심판원은 시알리스가 2012년 이후 저명상표로 인용된 비아그라 매출액을 넘어서는 등 널리 퍼져있는데다 상표의 구성 및 모티브 등이 밀접한 연관성을 갖고 있다고 판단했다.

반면 영진약품이 '전문가인 의·약사 처방·조제로 혼동을 일으킬 염려가 없다'는 주장은 인정하지 않았다. 거래 당사자인 의사나 약사, 도매상도 상표를 혼동할 염려가 있다는 판단을 내린 것이다. 이는 다른 제네릭약물 상표권 무효청구 심판과는 다른 심결내용이어서 당시 화제가 됐었다. 결국 영진약품은 '일라정'이라는 제품명으로 시알리스 제네릭을 출시했다.

하지만 릴리에게 두번 모두 유리한 심결이 나오지는 않았다. 이번 상표권 소송과 연루된 항우울제 심발타는 제네릭약물 출시 이후 작년부터 실적이 떨어지고 있다. 올해 상반기에는 전년동기대비 24% 떨어진 47억원(IMS기준)으로 연간 100억원 달성도 위태로운 상황이다. 최근에는 CJ헬스케어와 맺었던 코프로모션 계약 연장에도 실패했다.