미등재 특허가 뭐길래…트라젠타 제네릭 '각자도생'

• 미등재특허 남았지만…제네릭사 제품 발매 강행
• 오리지널사는 내용증명 발송 맞불…제네릭사, 특허 공략 병행

[데일리팜=김진구 기자] DPP-4 억제제 계열 당뇨병 치료제 '트라젠타(리나글립틴)' 제네릭 제품들이 각자도생하는 모습이다.

한 쪽에선 아직 극복하지 못한 특허를 회피 혹은 무효화하기 위한 도전이 한창이다. 다른 한 쪽에선 특허 리스크가 완전히 해소되지 않았음에도 제품 발매를 강행한 업체들의 영업 경쟁이 치열해지고 있다.

혼란의 근원은 트라젠타 미등재특허에 있다. 숨어있던 미등재특허를 극복하지 못한 몇몇 업체가 이달 초 물질특허 만료 후 제품 발매를 강행했고, 오리지널사는 해당 업체들에게 내용증명을 발송하며 맞불을 놨다.

트라젠타 미등재 특허 '산 넘어 산'…12건 중 6건만 극복 성공

20일 제약업계에 따르면 에이프로젠바이오로직스와 일화는 트라젠타 미등재특허 3건에 대한 소극적 권리범위확인 심판에서 최근 '청구 성립' 심결을 받았다.

트라젠타 미등재 특허에 대한 도전은 지난 2022년 말부터 이어지고 있다. 제뉴원사이언스가 2027년 만료되는 미등재 용도특허에 무효 심판을 청구한 이후로 트라젠타 제네릭을 발매하고자하는 업체들의 특허 도전이 빗발쳤다.

문제는 트라젠타 미등재 특허가 한둘이 아니라는 것이다. 현재까지 확인된 미등재 특허만 12개에 달한다.

제네릭사 입장에서 이 미등재 특허가 골치 아픈 이유는 몇 개나 더 숨어있는지 알기 어렵다는 것이다. 특허청에 등록은 해둔 채로 식품의약품안전처 특허목록집에 등재는 되지 않았기 때문에 얼마나 있는지 파악이 어렵다. 제네릭사는 일일이 특허명세서를 보고 트라젠타와 관련한 특허인지 확인한 뒤 심판을 청구해야 하는 상황이다.

당초 업계에선 트라젠타 미등재 특허가 5~6개일 것으로 추정했다. 그러나 해당 특허에 대한 심판이 청구된 이후로도 꾸준히 발굴되며 12개까지 늘었다. 그때마다 제네릭사는 해당 특허에 심판을 청구하며 회피 혹은 무효화를 시도하고 있다. 이 가운데 아직 1심에서 제네릭사가 승리 심결을 받지 못한 특허만 6개에 달한다.

제네릭사들이 이 특허를 극복하지 않은 채로 제품을 발매할 경우 특허침해 소송과 이에 따른 손해배상 청구 소송에 휘말릴 가능성이 있다.

특허 리스크에도 발매 강행…트라젠타 제네릭 경쟁 가열

이러한 특허 리스크가 완전히 해소되지 않았음에도, 몇몇 제약사는 트라젠타 제네릭 발매를 강행했다. 트라젠타의 물질특허가 이달 8일 만료되자 그 이후로 제네릭을 발매한 것이다.

일선 처방현장에선 관련 영업 경쟁이 치열해지고 있다. 앞서 특허가 만료된 DPP-4 억제제 계열 당뇨병 치료제 테넬리아(테네리글립틴)·자누비아(시타글립틴) 사례 때와 마찬가지로 시장 선점을 위해 영업력을 끌어올리고 있는 것으로 전해진다.

한 쪽에선 트라젠타 미등재 특허를 극복하기 위한 시도가 한창인 가운데, 다른 한 쪽에선 미등재 특허를 완전히 극복하지 않은 제품들이 영업 경쟁을 펼치는 상황인 셈이다.

이들이 제네릭 발매를 강행한 배경으로 트라젠타가 여전히 처방시장에서 높은 실적을 내고 있다는 점이 지목된다. 특허 리스크를 감수하고서라도 제네릭 시장을 선점하겠다는 것이 이들의 전략이다.

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 트라젠타와 트라젠타듀오의 지난해 처방액은 1235억원이다. 2022년 1325억원 대비 7% 감소하긴 했지만 여전히 1000억원 이상 처방실적을 내고 있다. 올해의 경우 1분기에만 293억원의 실적을 기록했다.

베링거 '특허침해 소송 제기' 경고 vs 제네릭사 "판매중단 없다"

오리지널사인 베링거인겔하임은 내용증명으로 맞불을 놨다.

베링거인겔하임은 이달 초 트라젠타 우판권을 보유한 업체들에게 내용증명을 발송했다. 제네릭사들이 트라젠타 미등재 특허를 침해했고 제품을 발매할 경우 특허침해 금지 소송과 손해배상 청구 소송을 제기할 수 있다는 경고의 메시지가 담겼다.

제네릭사들은 실제 소송으로 이어질 가능성에 대비해 공동대응 전략을 모색 중인 것으로 전해진다. 제품 판매를 중단할 계획도 현재로선 없다는 게 이들의 설명이다.

특히 베링거인겔하임 측이 특허를 고의로 등재하지 않았을 가능성을 높이 보고 소송이 진행될 경우 이 부분을 집중적으로 따질 것으로 예상된다.

한 국내제약사 관계자는 "특허 리스크가 있는 것은 알고 있다. 그러나 다른 업체들이 제네릭을 발매하는 상황에서 우리만 손 놓고 있을 순 없다"며 "현재로선 제품 판매를 중단할 계획은 없다"고 말했다.

또 다른 국내제약사 관계자는 "미등재 특허가 얼마나 되는지 모르는 상황에서 숨어있는 특허를 모두 발굴하고 극복하기란 사실상 불가능하다. 그렇다고 모든 미등재 특허가 만료되기를 기다릴 수도 없는 노릇"이라고 강조했다.

그는 "오리지널사의 특허 미등재가 고의라면 허가-특허 연계제도가 사실상 무력해지는 셈"이라며 "소송이 진행되면 이 부분을 집중적으로 따질 것"이라고 덧붙였다.