제네릭사, 트라젠타 특허 일부 승소…조기발매 파란불

• 특허심판원, 트라젠타 용도특허 3건 무효 심판서 '청구 성립' 심결
• 미등재 제제특허만 남아…"물질특허 만료 후 제네릭 발매 가능성↑"

[데일리팜=김진구 기자] 트라젠타(리나글립틴) 미등재 용도특허를 둘러싼 분쟁에서 제네릭사가 승리했다. 아직 남은 미등재 제제특허가 있지만, 회피 혹은 무효화가 비교적 용이한 것으로 전해진다.

제약업계에선 오는 6월 물질특허 만료 후 트라젠타 제네릭 조기발매 가능성이 높아졌다는 분석이 나온다.

11일 제약업계에 따르면 특허심판원은 제뉴원사이언스 등이 베링거인겔하임을 상대로 제기한 트라젠타 용도특허 3건에 대한 무효 심판에서 청구 성립 심결을 내렸다.

제뉴원사이언스는 지난 2020년 10월 트라젠타 미등재 용도특허 3건(10-1558938·10-1655754·10-1806786)에 무효 심판을 청구한 바 있다. 제뉴원사이언스와 함께 국제약품, GC녹십자, 마더스제약, 보령이 같은 심판을 청구했다.

약 1년 3개월 만에 1심 심결이 나왔다. 특허심판원은 제네릭사의 손을 들어줬다. 3개 특허는 모두 2027년 5월 만료된다. 만약 1심에서 특허 도전 업체들이 패배했다면 제네릭 발매 시점이 2027년 이후로 미뤄질 것으로 예상됐다.

그러나 1심에서 승리를 거두며 제네릭 발매 시점은 올해 6월 트라젠타 물질특허 만료 이후로 앞당겨질 가능성이 커졌다. 트라젠타 물질특허는 지난해 8월 첫 번째 물질특허가 만료됐고, 올해 6월 두 번째 물질특허가 만료된다.

이에 앞서 지난해 7월엔 제뉴원사이언스 등이 미등재 제제특허 1건도 소극적 권리범위확인 심판 승리를 통해 회피에 성공한 상태다.

남은 트라젠타 미등재특허는 제제특허 7건과 용도특허 1건 등으로 추산된다. 다만 남은 특허의 경우 대체로 회피 혹은 무효화가 용이하거나 등재 시점이 늦어 제네릭 조기발매에 큰 영향을 끼치진 않는 것으로 업계 관계자들은 파악하고 있다.

더욱이 트라젠타 제네릭 발매의 관건이었던 용도특허 3건의 경우 특허심판원이 기재불비와 진보성 등의 무효 사유를 명확히 했다는 점에서, 오리지널사가 항소하더라도 제네릭사의 승소 확률이 높다는 게 업계 관계자들의 설명이다.

이와 관련 특허심판원은 트라젠타 용도특허 무효 심결의 이유로 "리나글립틴 투여량과 관련한 실험데이터가 특허 명세서에 기재돼 있지 않고, 리나글립틴 투여량 또는 다른 당뇨병 약제와의 병용요법의 경우 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다"고 판단했다.

무효 사유를 기재불비와 진보성 부정 등 2개로 든 셈이다. 사실상 트라젠타 효능·효과와 직접 연관이 있는 용도특허 3건이 모두 무효화된 만큼, 물질특허 만료 후 제네릭 조기발매 가능성이 커진 셈이다.

이번 특허심판에 참여한 박종혁 변리사(박종혁특허법률사무소)는 "이번 심결은 유효성분과 의약용도가 공지돼 있을 때, 분할특허 출원 방식으로 추가 등록된 미등재 용도특허의 특허성을 판단했다는 데 의미가 있다"라며 "기재불비와 진보성 양방에서 등록요건을 만족하지 않는다는 판단이 내려진 이상, 항소심에서 심결이 취소될 우려가 높아 보이지는 않는다"라고 전망했다.