[데일리팜=김진구 기자] HK이노엔이 신경병성통증 치료제인 리리카(성분명 프레가발린) 용도특허에 재도전할 수 있는 기회를 얻어냈다.

대법원이 최근 HK이노엔의 손을 들어주는 판결을 내린 것이다.

이미 HK이노엔은 화이자와의 특허분쟁에서 한 차례 고배를 마신 바 있다. 그러나 이번 판결에 따라 HK이노엔에 재도전의 기회가 주어지면서, 리리카 용도특허를 둘러싼 두 회사간 분쟁은 새 국면을 맞이할 것으로 예상된다.

◆리리카 용도특허 분쟁, 돌고 돌아 다시 원점으로

대법원은 지난달 29일 화이자의 상고를 기각하는 판결을 내렸다.

이번 판결에서 쟁점은 리리카 용도특허가 무효인지 여부가 아니었다. 법원은 HK이노엔이 리리카 용도특허에 두 번째로 도전할 수 있는지 자격만 따졌다.

특허소송을 포함해 민사소송법에선 중복제소를 허용하지 않는다. 화이자는 HK이노엔이 같은 특허에 두 번 도전하는 것이 중복이라고 주장했다. 이에 HK이노엔은 중복이 아니라며 맞섰다.

결론적으로 재판부는 HK이노엔의 두 번째 도전을 중복심판청구로 보지 않았다.

HK이노엔 입장에선 리리카 용도특허에 ‘재도전’할 수 있는 기회를 얻어낸 것이다. 리리카 용도특허를 둘러싼 길고 긴 분쟁이 원점으로 돌아온 셈이다.

◆1라운드 완패…확정판결 하루 전 2라운드 도전장

리리카 용도특허를 둘러싼 분쟁은 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 1라운드에선 화이자가 승리한 바 있다. 2011년 3월 시작된 분쟁은 5년여 만인 2016년 1월 대법원의 화이자 승소 판결로 마무리됐다.

대법원 판결이 내려지기 하루 전, HK이노엔은 두 번째 무효심판을 청구하며 2라운드의 포문을 열었다. 공략 대상 특허는 같았지만 취지가 달랐다. HK이노엔은 ‘명세서 기재불비’를 주장했다. 명세서 기재불비란, 특허권자가 발명의 내용을 상세하고 명확하게 기재하지 않았다는 뜻이다.

특허심판원은 ‘각하’ 심결을 내렸다. HK이노엔의 주장이 옳은지 그른지를 따지기 이전에, 같은 특허에 재도전한 것은 중복청구에 해당하므로 심판할 가치가 없다는 취지였다.

HK이노엔은 중복청구가 아니라며 항소했다. 특허법원은 특허심판원의 심결을 뒤집고 HK이노엔의 손을 들어줬다. 재판부는 HK이노엔의 무효심판 청구 시점에 주목했다. HK이노엔이 변론종결(대법원 판결) 하루 전에 심판을 청구했으므로 중복제소에 해당하지 않는다는 판단이었다.

이번엔 화이자가 상고했다. 결국 대법원은 3년 7개월여 만에 판결을 내렸다. 그 결과가 지난달 29일 내려진 판결이다. 2심과 마찬가지로 중복심판이 아니라고 확정했다. HK이노엔에게 리리카 용도특허에 재도전할 수 있는 기회를 준 것이다.

◆어렵게 얻은 자격…HK이노엔, 두 번째 도전 이어갈지는 미지수

이로써 HK이노엔과 화이자는 리리카 용도특허 분쟁 2라운드의 출발점에 다시 섰다.

다만 HK이노엔이 실제 재도전을 할지는 미지수다. 2심 판결(2016년 9월 30일) 이후 3심 확정판결이(2020년 4월 29일) 내려지는 과정에서 리리카의 용도특허가 만료(2017년 8월 14일) 됐기 때문이다.

한 제약업계 관계자는 “대법원 판결에 따라 특허심판원에서 무효심판이 다시 시작될 것”이라며 “그러나 HK이노엔이 재도전으로 얻을 실익이 크지 않다. 이미 특허가 만료돼 제네릭 조기출시 기회 자체가 사라져버렸기 때문”이라고 말했다.

반면, 일각에선 재도전을 이어갈 것이란 예측도 나온다. 또 다른 제약업계 관계자는 “HK이노엔과 화이자간 특허침해에 따른 손해배상 소송이 진행 중이다. HK이노엔이 재도전을 통해 특허무효를 이끌어내고, 이를 손해배상 소송에 활용할 가능성이 있다”고 설명했다.

HK이노엔은 앞으로의 대응방향이 아직 정해지지 않았다는 입장이다. HK이노엔 관계자는 “향후 계획을 논의 중이다. 향후 계획과 관련해 결정된 바는 없다”고 말했다.