바이오신약이 개발될 수록 오리지널의 특허방어와 이를 깨려는 제네릭 제약사 간 법적분쟁이 점차 두드러지는 가운데, 손해배상액 규모도 이에 비례하고 있는 것으로 나타났다.

오리지널 입장에서 소송 간 가처분 신청이 중요한 역할을 하고 있는 만큼 이를 활용한 전략적 대응이 필요하다는 제언도 나왔다.

박금낭 법무법인 광장 변호사는 11일 낮 제약바이오협회 회관에서 열린 'McDermott Will & Emery LLP 제약특허 공동세미나'에서 '제약바이오 특허전략-미국과 한국에서의 대응방법'을 주제로 이 같은 경향을 설명했다.

◆판결 경향 및 비율, 손배 규모 = 박 변호사는 가처분이 특허소송에서 부각되고 있고 관련 재판부에서도 특허 유·무효를 적극적으로 보고 있다고 최근 경향을 설명했다.

특히 서울지방법원에 지재권 소송과 관련한 별도로 가처분 사건담당 부서가 편성되면서 다른 지역보다 압도적으로 관련 소송이 쏟아지고 있는 경향이 있다.

박 변호사는 "가처분 재판에서는 적극적으로 기술에 대해 설명을 하고 침해를 입증할 증거를 제시하라고 요구하고 있다. 특허권자 입장에서 가처분 신청을 적극 활용할 필요가 있다고 본다"며 특허 방어를 위해 전략적으로 준비해야 한다고 조언했다.

이와 함께 특허방어에 실패할 때 단행되는 오리지널 약가인하에 대해 약가인하처분 집행정지 행정소송도 고려할 필요가 있다고 설명했다.

법무법인 광장이 2012년부터 2017년 11월까지 서울중앙지방법원 특허침해소송 선고사건을 분류한 결과 특허침해 기각과 인용의 비율은 각각 6.4 대 3.6 수준으로 나타났다.

이 가운데 특허침해가 인정된 판결의 경우 침해금지와 손해배상이 더해진 판결은 전체의 64% 비중으로 압도적이었고, 침해금지만 판결 난 사례는 34%, 손해배상만 판결 난 사례는 17% 비중으로 나뉜다.

여기서 손해배상액은 점점 늘어나는 추세다. 2017년 평균 손해배상액 규모는 2009년부터 2013년 사이 평균 손해배상액 평균값보다 24% 올랐다. 그러나 더 명확한 수치인 중간값은 무려 220%나 증가해 그 규모가 두드러지게 커졌음을 방증한다.

2012년부터 2017년까지 실제로 서울중앙지법 선고사건 손해배상액을 살펴보면 1억원을 상회하는 사례가 절반에 가까운 45% 수준으로 압도적이었다. 3억원 초과와 10억원 초과 사례가 각각 약 23%, 50억원 초과는 대략 2.5%, 100억원 이하 규모가 약 2.5% 수준으로 나타나 규모에도 경향이 뚜렷했다.

◆특허소송서 자료제출명령 확대 = 최근 특허소송에서 두드러지는 특징은 특허법 개정으로 특허침해 사건에서 피고가 영업비밀을 빌미로 자료 제출을 거부하기 어려워졌다는 점이다.

자료제출 범위도 확대됐다. 특허침해를 증명하거나 또는 침해로 인해 드러난 손해액 산정에 필요한 자료를 재판부에 내야 한다. 제출을 거부할 경우 그럴만한 정당한 이유를 입증해야 한다.

영업비밀의 경우 열람할 수 있는 범위나 사람을 지정하는 등 제한이 있는데, 침해 증명이나 손해액 산정에 이 자료가 필요하다면 제출해야 한다.

박 변호사는 "실제로 지난해 11월에 있었던 한 특허침해 소송 선고에서 피고가 자료제출을 제대로 하지 않자, 재판부가 원고 청구 금액 전액을 손해배상액으로 인정한 바도 있다"고 부연했다.