'재역전극과 판매중단'...엘리퀴스 제네릭사 대책 고심

• 파기환송심서 반전 노려…'선택발명' 아닌 새 논리 마련
• 제네릭 판매중단 예고…손해배상청구 소송 대비 배상액 감축 목적
• 제네릭 누적 처방액 100억원 내외…실제 배상액은 이보다 적을 듯

[데일리팜=김진구 기자] '엘리퀴스(성분명 아픽사반)' 특허분쟁에서 패소한 제네릭사들이 대책 마련에 분주한 모습이다.

이들은 파기환송심에서 반전을 노리는 동시에, 향후 진행될 손해배상청구 소송에 대비해 관련 제품의 판매를 잇달아 중단하는 투트랙 전략을 펼치고 있다.

◆아직 끝나지 않은 분쟁…파기환송심서 반전 노린다

엘리퀴스 제품사진.

13일 제약업계에 따르면 엘리퀴스 제네릭사들은 대법원 판결 이후 후속대책 마련에 착수했다.

이들은 우선 파기환송심에 집중한다는 계획이다. 아직 법적 다툼이 완전히 마무리되지 않은 만큼, 특허법원에서 반전될 가능성이 남아 있기 때문이다.

앞서 대법원은 지난 8일 특허권자인 BMS의 손을 들어주면서 사건을 특허법원으로 내려보낸 바 있다.

일반적으로 파기환송심은 상급심의 판단을 따르는 편이다. 다만 파기환송심에서 새로운 주장이 제기될 경우 반대의 결정을 내리는 경우도 종종 있다.

동국제약과 노바티스간 '옥트레오티드' 특허분쟁 사례가 여기에 해당한다. 특허법원은 대법원이 노바티스의 손을 들어주는 판결을 내렸음에도, 동국제약의 새로운 주장을 받아들여 상급심과는 반대로 판결한 바 있다.

이런 이유로 제네릭사들은 엘리퀴스 물질특허의 신규성·진보성을 부정할 새로운 논리를 찾는 데 한창이다.

이번 분쟁의 쟁점은 '선택발명'이었다. 엘리퀴스 물질특허를 기존에 알려진 기술 중 하나로 볼 것이냐 아니냐를 따졌다. 만약 제네릭사들이 파기환송심에서 선택발명과는 다른 새로운 주장을 펼칠 경우 다퉈볼만하다는 것이 제약업계 관계자들의 설명이다.

◆손해배상청구 소송 대비 잇단 판매중단 결정

이와 동시에 앞으로 이어질 손해배상청구 소송에 대한 대비에도 나서고 있다. 그 일환으로 제네릭사들은 관련 제품의 판매를 중단했거나 중단할 예정이다. 엘리퀴스 제네릭은 종근당, 삼진제약, 유한양행, 한미약품 등이 발매한 바 있다.

엘리퀴스 제네릭을 보유한 한 업체 관계자는 "이미 판매를 중단한 상태"라며 "곧 유통업체들에게 관련 공문을 배포할 예정"이라고 말했다.

또 다른 제약사 관계자 역시 "판매를 중단하는 방안을 유력하게 검토 중"이라고 설명했다. 나머지 제약사들도 이번 주 안에 판매중단을 결정할 것으로 예상된다.

이들이 판매 중단에 나서는 이유는 손해배상청구 소송에 대한 부담 때문이다. 손해배상 청구는 제품 판매액에 비례한다. 판매액이 많을수록 배상액도 늘어나는 구조다. 이에 대비해 한 푼이라도 배상액을 줄이고자 판매를 중단하는 것이다.

BMS는 손해배상청구를 예고한 상태다. 김진영 한국BMS제약 대표는 대법원 판결 직후 "엘리퀴스 특허의 유효성이 확인된 바, 해당 특허를 침해하는 일체의 행위에 대해서는 손해배상청구를 포함한 가능한 모든 법적 조치를 강구할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

◆"배상액, 실제 매출보단 적을 것…치열한 법적다툼 예상"

BMS가 손해배상을 공식 청구할 경우 관건은 '배상액'이 될 전망이다. 제약업계와 법조계에선 제네릭 제품의 실제 판매액보다는 적게 산정될 것으로 예상한다.

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 제네릭 품목들의 누적 합산 처방액은 지난해 말 기준 100억원에 조금 못 미친다. 2019년 7월 출시 이후 그해 12억원, 지난해 83억원어치가 처방됐다. 품목별로는 종근당 리퀴시아 30억원, 삼진제약 엘사반 18억원, 유한양행 유한아픽사반 13억원 등이다.

통상 특허침해에 따른 손해배상액은 해당 제네릭의 매출이 아닌 영업이익 수준에서 결정된다. 특허침해의 결과로 얻은 '이익'만큼을 배상액으로 산정하기 때문이다.

다만 실제 이익을 얼마로 볼 것인지에 대해선 매우 복잡한 계산 과정을 거친다. 일례로, 원료값은 손해배상액에서 제외되는 것이 일반적이다. 제네릭을 출시하지 않았다면 원료도 사오지 않았을 것이므로 손해배상액에서 빼는 것이다.

한 법조계 관계자는 "이밖에도 다양한 항목을 손해배상액 산정에서 더하거나 뺀다"며 "손해배상액 산정과 관련해 한 푼이라도 더 받으려는 BMS와 조금이라도 줄이려는 제네릭사간 또 다른 법적 다툼이 매우 치열하게 전개될 것"이라고 말했다.

BMS는 아직 정식으로 소장을 접수하지 않았다. 내부적으로 손해배상 청구 규모를 산정 중인 것으로 전해진다. BMS 관계자는 "아직 검토 중인 단계이므로 구체적인 내용을 말하긴 어렵다"라고 말했다.