"코자플러스 특허연장 부적절···1월에 만료"

• 특허심판원, MSD 권리범위 심판청구 기각

엠에스디의 고혈압복합제 ‘ 코자플러스프로’의 특허기간 연장이 부적합하다는 의견(심결)이 나와 주목된다.

특허심판원(심판장 정순성)은 엠에스디 등 오리지널사가 종근당·한미·영진·동아·유한·한림·삼일 등 7개 제네릭사를 상대로 제기한 적극적 권리범위 확인심판을 30일 기각했다.

적극적 권리범위 확인심판은 제네릭사가 확인대상발명(제네릭)을 실시(판매)했거나 실시하고 있는 경우 또는 실시예정임이 명확한 증가가 있는 경우에 제기할 수 있다.

엠에스디 등은 청구취지에서 제네릭을 품목신고, 급여등재 함으로써 제조·판매할 개연성이 충분하게 됐다는 등의 이유로 권리범위에 대한 확인의 이익이 있다고 주장했다.

또한 특허존속기간의 원인이 된 제품(코자)은 이 건 확인대상 발명과 유효성분 및 기능·효과가 동일하므로 특허 존속기간 연장의 효력이 당연히 미친다고 명시했다.

실제 ‘코자플러스프로’의 특허기간은 2009년 1월7일에서 5개월 4일이 연장돼 올해 6월 11일 만료될 예정이다.

특허심판원은 이에 대해 “특허기간 만료전에 제네릭을 제조할 가능성 또는 보관중인 의약품을 판촉용 등으로 유통시킬 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로 권리범위 귀속여부에 대한 확인의 이익이 있다”고 적시했다.

그러나 특허기간 만료 후 조속한 시일내에 제네릭을 판매하기 위해 품목허가를 취득하고 국내 약가제도의 특성을 감안해 진행한 약가등재 이전 행위는 특허권의 효력이 미치지 않거나 장래의 실시가 예정돼 있지 않다고 풀이했다.

또한 “약가가 등재된 경우도 판매예정 시기를 특허권 만료이후로 소명했다면 약가신청 및 약가등재 관련 행위까지 특허권의 효력이 미친다고 할 수 없다”고 명시했다.

설령 판매예정 시기를 변경에 제네릭을 출시하더라도 즉시 특허침해에 따른 민형사소송 등 적절한 조치를 취할 수 있는 등 손실을 충분히 보상받을 수 있다는 설명도 덧붙였다.

아울러 품목허가를 받고 남은 시험약을 보관하는 행위 또한 "특허기간 전의 실시가 예정된 것임을 입증하는 것이라고 볼 수 없다"고 분명히 했다.

특허심판원은 특히 쟁점 특허발명인 ‘코자플러스프로’에 대해서는 “공지의 물질로 이뤄진 복합제로 특허기간 연장대상에서 배제되는 것이 타당하다”고 지적했다.

원래의 만료일인 "2009년 1월7일 특허권이 종료된 것으로 볼 수 있고, 권리가 소멸한 특허를 기초로 한 부적합한 심판청구이므로 각하될 수 있다"는 게 특허심판원의 의견.

업계 관계자는 이에 대해 “이번 심결 결과는 가처분 사건에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다”면서 “엠에스디가 심결에 불복해도 상급심 단계에서는 권리가 만료돼 각하될 가능성이 크다”고 내다봤다.

오리지널사는 이번 심결에 불복할 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 최종심은 다른 소송과 마찬가지로 대법원이다.